En esta entrada vamos a conocer un caso que se desarrolló en Vietnam, en el cual Marvel, una de las empresas más importantes de toda la industria del entretenimiento y filial de Disney, luchó contra el registro en el país asiático de una marca denominada X-Men, registrada por una empresa denominada International Consumer Products Joint Stock Company.
Este caso se pone en evidencia la protección de las marcas notoriamente conocidas, aquellas cuyo nivel de fama es superior al de cualquier marca, ya que se encuentran en mayor riesgo de ser infringidas que aquellas que no lo son. Pero es preciso destacar que a Marvel este caso no se le hizo nada fácil. Asī que conozcamos los detalles de este caso de Marvel en Vietnam.
MARVEL Y LOS X-MEN
Uno de los grandes personajes de Marvel sin duda son los X-Men, personajes que fueron creados en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, en la época en la cual se implementaba el conocido Método Marvel, en el cual los creativos participaban directamente en la creación de los cómics aportando sus ideas en todos los aspectos del cómic.
En sus primeros años, la serie trataba sobre un grupo de jóvenes mutantes: Angel, Beast, Cyclops, Iceman y Marvel Girl, quienes eran pupilos del profesor Charles Xavier. Estos jóvenes eran perseguidos por las personas a pesar de que gracias a sus poderes los protegían. Sin embargo, para el año 1970 el interés por los X-Men había disminuido y solo se publicaban historias repetidas.
Pero a mediados de la década, el escritor Chris Claremont junto a Dave Cockrum y John Byrne relanzaron los X-Men, incluyendo personajes como Storm y Wolverine, que se volvieron muy populares, y también le dieron a las tramas un toque más sombrio, lo que hizo que la serie se volviera popular entre los adultos.
Esta versión de los X-Men duró un total de 17 años, pero debido a la amplitud de la plantilla de los X-Men y sus historias abiertas, surgieron varios spin-off de los X-Men, los cuales son aun editados por Marvel. Debido al éxito obtenido por los personajes, Marvel registró los términos y personajes de los X-Men.
En la década de los 90, Marvel licenció los personajes de los X-Men a Fox, debido a la crisis económica que estaba sufriendo, para la realización de series de televisión y films, pero eso sī, Marvel conserva la titularidad de los derechos de autor y de las marcas de los X-Men. Gracias a esta licencia, a principio de los años 90 fue estrenada la exitosa serie animada X-Men, la cual llevo a los personajes a un público que no era seguidor de los cómics.
Y en la década de los 2000 se estrenó el film X-Men, el cual dio inició a la franquicia cinematográfica de estos personajes que se ha convertido en una de las más exitosas. Y quizás sin imaginarlo, fue el impulso para que Marvel constituyera su propio estudio cinematográfica, el cual se ha convertido en todo un éxito que ha repercutido en la industria del entretenimiento.
Si bien desde 2009 Marvel pertenece a Disney, la empresa todavía no podía hacer films basados en los personajes de X-Men que licenció a Fox debido al contrato, sin embargo, en 2020, Disney adquirió Fox, lo que hizo que, finalmente, los X-Men ya estén bajo la total disposición de Marvel.
EL CONCEPTO DE MARCAS Y LAS MARCAS NOTORIAS
Ahora bien, como el pleito de esta entrada versa sobre las marcas, es preciso refrescar el concepto de lo que es el concepto de una marca desde el punto de vista jurídico. En este sentido, una marca es un signo que distingue los productos o servicios que una empresa o persona pone en el mercado para que el consumidor o usuario los diferencie de otros productos o servicios en el mercado.
El registro y protección de una marca es territorial, es decir que cada país establece en sus normas los requisitos para el registro de una marca, además de que el hecho de que una marca este protegida en un país no significa que esa misma protección se extienda a otros países, por lo que la marca debe ser registrada en los países donde el producto se va a comercializar (aunque en la actualidad existen mecanismos de integración que permiten el registro de una marca se extienda a varios países, tales como la Unión Europea y el Benelux).
Sin embargo, dentro del sistema de marcas existe lo que se conoce como marcas notoriamente conocidas, cuya protección se encuentra establecida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
En este sentido, una marca notoriamente conocida se trata de un signo que cuenta con un alto grado de reconocimiento en el sector de está en uso, y generalmente su fama traspasa las fronteras.
Debido a estos niveles de fama y prestigio que tienen estas marcas en su área, estos convenios y más normas de varios países les otorgan una protección un poco más extendida que a las marcas “comunes” debido a que corren más riesgos de ser copiadas.
Pero aunque parezca fácil determinar cuales son las marcas notoriamente conocidas, en la practica no es tan sencillo demostrar que un signo es notorio debido a que cada país ha determina los procedimientos y formas para determinar cuando una marca cumple con los requisitos para ser considerada notoriamente conocida. Y justamente por ello es que se presentó el pleito de Marvel en Vietnam.
LA MARCA X-MEN EN VIETNAM
En el año 2003, la empresa International Consumer Products Joint Stock Company (IPC) solicitó el registro de marca del termino X-Men & device, ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de Vietnam, para distinguir productos tales como cosméticos y champú para hombres (clase 3 de Clasificador Internacional Niza). La marca fue registrada en junio de 2005.
Por su parte, Marvel es titular de la marca X-Men en Vietnam desde el año 1994 en relación a productos y servicio como discos, videojuegos y grabaciones de audio (clase 9); publicaciones y cómics (clase 16); vestuario (clase 25) y juguetes (clase 28).
MARVEL SOLICITA CANCELACIÓN DE LA MARCA LA X-MEN EN VIETNAM
Marvel no tardó mucho en presentar acciones contra la marca X-Men de IPC, ya que, en 2006, presentó solicitud de cancelación de registro contra dicha marca ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de Vietnam.
En su solicitud, Marvel alegó que la marca X-Men de IPC no cumplía con los criterios para el registro de marca establecidos en la norma de Vietnam, tales como: la coincidencia con la marca notoriamente conocida X-Men; es idéntica a la marca de Marvel y aprovecharse de la fama y reputación de la marca X-Men de Marvel al hacer el mercadeo de forma tal que genera confusió en el público.
Sin embargo, en 2008, el organismo vietnamita negó la solicitud de cancelación presentada por Marvel, alegando que la empresa estadounidense no pudo demostrar que la marca X-Men de IPC incurria en las algunas de las prohibiciones establecidas por la Ley.
Marvel no se quedó con los brazos cruzados, ya que presentó recurso de apelación contra la decisión que negaba la solicitud de cancelación ante el Ministerio de Ciencia y Tecnologia de Vietnam. Pero el Ministerio mantuvo la negativa debido a que Marvel no pudo demostrar el fundamento legal para cancelar la marca.
LA ACCIÓN JUDICIAL CONTRA LA MARCA X-MEN
Debido a los reveses que sufrió a nivel administrativo, en 2010, Marvel presentó acción judicial ante un Tribunal administrativo de Hanoi contra la Oficina de la Propiedad Intelectual de Vietnam, por su parte, IPC era el tercero interesado.
Durante el proceso judicial, Marvel presentó como evidencias los registros de marca de X-Men en diferentes países y las publicidades del producto X-Men donde se usa como imagen al actor Brad Pitt, alegando Marvel que la empresa IPC se aprovecha de la fama lograda por Marvel y que al usar la imagen de Brad Pitt hace que el público lo asocie más con Marvel.
Por us parte, el organismo vietnamita argumentó que X-Men de Marvel no es una marca reconocida en el sector de los cosméticos y se trata de un símbolo cultural que no tiene nada que ver con los cosméticos. Por lo tanto, no existiría riesgo de confusión y la empresa IPC no estaría incurriendo en actos de competencia desleal.
IPC como tercero interesado en el caso, argumentó que la marca no es la forma de proteger el título de un cómic, ya que para ello se encuentra la figura del derecho de autor.
En 2013, en una decisión que sin duda resultó sorprendente para muchos, el Tribunal de Hanoi declaró sin lugar la demanda de Marvel, alegando que la empresa de cómics estadounidense no tenía la marca registrada X-Men en relación a productos cosméticos y tampoco era reconocida en ese sector. Por lo tanto no es una marca notoriamente conocida.
Este caso generó polémica debido a que sin duda alguna X-Men es una de las marcas más famosas del mundo, y como hemos visto en otras entradas, el concepto de marca se va modificando, por lo que un personaje de cómics fácilmente es un signo distintivo comercial. Además, se ha cuestionado que Vietnam no cuenta con un sistema de protección intelectual adecuado para este caso. Con esta decisión, las dos marcas X-Men están conviviendo, y parece que pacíficamente, en el mercado vietnamita.
Por lo que las empresas grandes deben investigar a fondo el estado de la propiedad intelectual de los países donde van a registrar sus signos distintivos. Aunque podemos establecer que desde 2013 a la fecha es probable que el sistema de propieda intelectual de Vietnam y otros países estén evolucionando.
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