El Contrato de Merchandising: Un Análisis Legal.
Los videojuegos, al igual que otras industrias, como el cine, disponen de muchas vías para rentabilizar cada producción. Una de ellas es el merchandising. También, en el mundo del cómic y del manga japonés, el merchandising juega un papel fundamental como una fuente importante de ingresos tanto para los creadores como para las empresas que los producen. El contrato de merchandising es una herramienta legal que regula la relación entre las partes involucradas en la explotación comercial de los personajes y obras de estas industrias. En el caso de España, es crucial comprender cómo se estructuran y regulan estos contratos desde el punto de vista legal.
En la anterior entrada, descubrimos qué se entiende por merchandising, el merchandising de personajes y su aplicación a la industria de los videojuegos.
Merchandising en los videojuegos
En esta ocasión, vamos a conocer más sobre el contrato de merchandising, en qué consiste, su contenido, particularidades, etc. ¡No te lo pierdas!
¿QUÉ ES UN CONTRATO DE MERCHANDISING?
Recordemos, que el término merchandising tiene dos vertientes. Una, tradicional, por la cual se identifica a la actividad de promoción y placement de un producto o servicio. Otra, más moderna, por la que se designa a la explotación secundaria de una marca, un nombre, una imagen, etc. en relación con una variedad de productos o servicios.
En el marco de esta segunda acepción es donde se encuadra el contrato de merchandising.
Acuerdo por el cual el licenciante o merchandiser autoriza a un tercero la utilización de un derecho, normalmente de propiedad industrial o intelectual, para distinguir unos productos o servicios determinados en un contexto limitado.
Realmente, este contrato puede verse desde el punto de vista de ambas partes, en tanto que la primera (merchandiser) quiere explotar los derechos de propiedad industrial o intelectual o los derechos de imagen de que es titular; y el licenciatario obtiene, así, un incentivo para los productos que comercializa.
CONTRATO DE MERCHANDISING – NATURALEZA Y CARACTERES
Por tanto, estamos ante un contrato de naturaleza mercantil en el que una de las partes es la persona jurídica o empresario que fabrica y comercializa los productos; y, la otra, es quien cede la utilización de los derechos sobre una marca, una imagen, etc.
Además, se trata de un contrato atípico, es decir, no se encuentra regulado como tal en la legislación española por lo que se regirá, en su gran mayoría, por la voluntad de las partes. Sin embargo, también resultarán de aplicación disposiciones relacionadas con la licencia de marcas, de derechos de propiedad intelectual, cesión de derechos de imagen… así como a otras normas imperativas que resulten de aplicación.
Dado que la autorización se hace a cambio de una contraprestación, es lo que se denomina, un contrato oneroso.
Como hemos visto, se trata de un acuerdo que genera obligaciones para ambas partes (contrato sinalagmático). El merchandiser autoriza el uso de determinados derechos en unas determinadas condiciones y el tercero autorizado se compromete a pagar la contraprestación acordada y a realizar la explotación en los términos acordados.
Es de especial importancia, conocer que, en muchas ocasiones una de las partes es la que diseña las cláusulas del contrato, sin posibilidad de negociación (como, por ejemplo, cuando se ceden derechos de grandes producciones cinematográficas o videojuegos). Esto significa que será de aplicación lo relativo a las condiciones generales de la contratación entre empresarios.
¿QUÉ MODALIDADES EXISTEN DEL CONTRATO DE MERCHANDISING?
Las modalidades del contrato de merchandising dependerán, sobre todo, del derecho cuya explotación se va a autorizar y del bien sobre el que recaiga tal derecho.
Por tanto, existirán diferentes modalidades en función de si se cede:
-
- El uso de una marca (merchandising de marca)
- Los derechos de propia imagen de una persona (personality merchandising) o
- Los derechos sobre personajes de ficción (character merchandising).
En cuanto al objeto del contrato, a pesar de los diferentes objetos sobre los que puede recaer, estos comparten una serie de características comunes:
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- Distintividad. En el sentido de que el objeto del contrato, ya sea una marca, la imagen de un futbolista o un personaje de ficción, servirá para identificar bienes o servicios en el mercado (en el mismo sentido que hacen las marcas). Seguro que has oído alguna vez expresiones como: la carpeta de Hello Kitty, la mochila de Pikachu, etc.
- Popularidad. Se trata de derechos conocidos por gran parte del público, ya se trate de una marca renombrada, de un personaje de ficción reconocido o de una personalidad relevante. Dado que lo que se busca es vender otros productos distintos, es necesario que el derecho que se usa para diferenciarlos sea ampliamente conocido. El consumidor adquirirá el producto o servicio por estar relacionado con algo muy conocido.
Veamos detenidamente cada una de las modalidades de merchandising.
EL CONTRATO DE MERCHANDISING SOBRE MARCAS
En un primer momento, podríamos pensar que esta modalidad de contrato no difiere de un contrato de licencia de marcas, teniendo en cuenta la definición del contrato de merchandising y considerando que el objeto de cesión es una marca.
Pero, lo cierto es, que existe una sutil y, a la vez, esencial diferencia entre ambos.
Mientras que el contrato de licencia de una marca cede su uso en relación con los productos o servicios para los que esta está registrada, el contrato de merchandising de marcas autoriza su uso en relación con otros productos o servicios distintos de para los que se registró.
Supreme es un claro ejemplo de merchandising de marca. Fabrica ropa que vende bajo su marca pero, además, tiene una política muy potente de merchandising. Por eso, es posible ver la marca Supreme en muchos y variado artículos. Sin embargo, esto favorece la aparición de falsificaciones.
Hablamos de una marca (distintiva por su propia naturaleza) y, además, renombrada, en tanto que popular y muy conocida por el público en general. Esta va a ser la nota clave para que el contrato de merchandising, en general y de marca, en especial, tenga sentido: la incorporación de una marca reconocida que aporta valor al producto que la incorpora y que no es ninguno de los productos para los que fue registrada la marca.
Si recordamos, el contrato de merchandising no está regulado en la legislación española, es un contrato atípico. En el caso del merchandising de marcas, podría acudirse a la aplicación analógica de la regulación en materia de licencia de marcas, completado con las disposiciones que consideren las partes en virtud de la autonomía de que disponen.
EL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING
En primer lugar, debemos realizar una apreciación respecto a este tipo de contrato de merchandising.
Hay quien considera que este contrato forma parte del character merchandising o merchandising de personajes, mientras que, otros, lo consideran una modalidad autónoma. En este último caso, se estaría considerando que el character merchandising se refiere, únicamente, a personajes de ficción.
Hablando ya del personality merchandising, en este caso el objeto del contrato es el derecho a la propia imagen. En España, está reconocido constitucionalmente y encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
El art. 7.6 de esta Ley indica que tendrá consideración de intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Sin embargo, tal y como expresa el art. 2.2, no se apreciará intromisión ilegítima cuando exista consentimiento expreso del titular.
Esta sería la base sobre la que descansaría el personality merchandising (la posibilidad de ceder los derechos de imagen, voz, nombre…) junto con la popularidad de la persona.
Como ya comentamos en la entrada anterior, esta modalidad tuvo gran aceptación, por ejemplo, durante los años 50, en EE.UU., cuando grandes personalidades como políticos o deportistas prestaron su imagen para una infinidad de productos o servicios.
Dicha cesión se instrumentará a través de una licencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con la licencia de marcas, la cesión de derechos de imagen no está regulada como tal en nuestro país.
EL CONTRATO DE CHARACTER MERCHANDISING
El contrato de character merchandising tiene una especial relevancia, ya que es uno de los más usados, en la práctica.
Hay quien lo define como el contrato mediante el cual el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una obra autoriza al uso de dicha obra para diferenciar bienes o servicios en el mercado.
Así, por ejemplo, podríamos encontrarnos con un cuaderno en cuya portada pudiéramos encontrar algún cuadro famoso (siempre que los derechos del titular aún estén vigentes).
Por otro lado, se entiende por contratos de character merchandising, en particular, aquellos por los que el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un personaje de ficción autoriza el uso de la imagen de dicho personaje para su uso en conexión con determinados bienes y servicios.
Así, el titular de los derechos sobre Pikachu, cede su imagen para incorporarla, por ejemplo, a un juego de sábanas.
Cabe decir que la protección por derechos de autor otorgada a un personaje de ficción, de manera autónoma e independiente de la obra en la que aparece, es un tema que no tiene una respuesta pacífica. Algunos personajes gozarán de esta protección y otros, no.
Para ello, habrá que estar a si el supone una expresión original de la libertad creativa del autor. No se trata tanto de que la idea de un personaje sea nueva y nunca vista, sino de que la expresión de esa idea responda a la libertad creativa del autor.
Los derechos de propiedad intelectual pueden ser transmitidos a través del contrato de edición, mediante el cual el titular de los derechos cede al editor el derecho de reproducción y distribución sobre la obra. Dada la similaridad con el contrato de merchandising de personajes, la regulación del contrato de edición podría ser aplicable al character merchandising.
CLÁUSULAS HABITUALES EN LOS CONTRATOS DE MERCHANDISING
a) Delimitación del objeto del contrato
Es clave delimitar con claridad cuál es el objeto del contrato
En el caso del merchandising de marca sería recomendable, hacer constar los datos registrales de la marca (número de registro, clases de productos o servicios para los que está registrado, etc.).
En relación con una marca, es especialmente relevante conocer los productos para los que la marca ha sido registrada. Si la autorización es para el uso en relación con esos productos o servicios, estaremos ante un contrato de licencia de marca y no ante un contrato de merchandising de marca.
En el caso del personality merchandising, hemos visto que son distintas facultades las que pueden cederse siendo, la principal, la imagen. Pero, también puede ser que hablemos de la voz, el nombre, etc.
Asimismo, es importante precisar cuál va a ser el precio.
b) Extensión de la cesión
Hablamos de extensión temporal, territorial, en exclusiva o no, para qué productos o servicios… respecto de las tres modalidades que hemos visto.
Es importante entender que, por ejemplo, las marcas son derechos territoriales, es decir, sólo tienen efectos en el territorio en el que han sido registradas. La Ley de Marcas indica, además, que la exclusividad debe pactarse expresamente. En caso de no decir nada, la licencia se considera no exclusiva.
c) Control de la calidad de los productos o servicios, con el objetivo de evitar perjuicios.
d) Posibilidad o no del licenciatario de conceder sublicencias.
e) Causas de extinción del contrato, casos de fuerza mayor, etc.
FUENTES
CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. “Aspectos jurídicos del contrato de merchandising”. Anales de la Facultad de Derecho, 28, 2011, pp. 57-79. ISSN: 0075-773X.
FRANQUET SUGRAÑES, M. El contrato de personality merchandising (tesis doctoral). Universitat Rovira i Virgili, 2003. Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8758/TFranquetContratolicenciaTesisDoctoral.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=294&zoom=100,0,0
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Character merchandising, 1994. Disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf
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