EL CONTRATO DE MERCHANDISING. PARTE 2

EL CONTRATO DE MERCHANDISING. PARTE 2.

 

ESTAMOS VIVIENDO EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS GLOBALIZADO E INTERCONECTADO, DONDE LAS EMPRESAS TRATAN DE HACER PRESENCIA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS QUE TENGAN DISPONIBLES. ESTA PRÁCTICA SE TERMINA DEFINIENDO COMO MERCHANDISING, QUES NO ES MÁS QUE EL ANUNCIO PUBLICITARIO DE UN PRODUCTO EN UNA PELÍCULA O VIDEOJUEGO, ALGO QUE SE HA HECHO MUY COMÚN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Muchos reconocerán la marca de cervezas nombrada en la saga de películas de Rápido y Furioso. También si vemos las películas de The Terminator, marcas como Pepsi y Nike, hacen acto de presencia. Ya hablando de los videojuegos, se pueden apreciar la publicidad de muchas marcas en distintos juegos. Aunque a primera vista no detectemos o no les prestemos atención, hay decir que estas imágenes se terminan quedando en el subconsciente y van modificando el patrón de consumo de los espectadores.

Al final, pudiéramos definir al merchandising como la estrategia de promoción de un producto para influir en la decisión de compra del consumidor, ya sea en el punto de venta o mediante el canal online.

Hasta ahora, los resultados del merchandising han sido realmente satisfactorios, ya que muchas empresas han conseguido con el buen uso de esta herramienta elevar las ventas y la rentabilidad de un determinado producto. Esto lo han logrado mejorando la comunicación con el cliente.

En el presente artículo, además de reseñar y describir el concepto y las distintas características del merchandising, también nos enfocaremos en la elaboración de los contratos para llevar a cabo esta práctica. Como debemos suponer, toda actividad publicitaria debe estar enmarcada bajo contrato y el merchandising no es la excepción.

Uno de los sistemas utilizados por la industria del cine o de los videojuegos para rentabilizar cada creación, es el llamado merchandising. El merchandising ya ha sido previamente analizado en esta web y, particularmente, el aplicado a los personajes y a la industria de los videojuegos.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONTRATO DE MERCHANDISING?.

 

El contrato de merchandising en su acepción tradicional, también denominado contrato de comercialización o mercadeo, es un contrato de servicios por el que una empresa (denominada empresa de mercadeo o empresa de merchandising), a cambio de una contraprestación, procede a colaborar con otra (denominada empresa comercializadora) con el fin de hacer que los productos de esta última sean más competitivos en el mercado, de modo que un número mayor de consumidores los acepten positivamente y adopten la decisión de comprarlos

Debe tenerse en cuenta que el concepto de merchandising puede ser entendido desde dos perspectivas. La primera es la tradicional, la cual se identifica con la actividad de promoción, así como con el placement de un artículo o servicio. Frente a esta vertiente se encuentra la moderna, esto es, aquella en la que se designa la explotación secundaria del activo intangible, esto es, de la marca, nombre comercial, imagen… con relación todo ello con una determinada variedad de productos o servicios.

Es en el marco de esta segunda perspectiva en donde realmente se encuentra el contrato de merchandising que ahora se va a proceder a analizar. La definición que más se adaptan al entorno jurídico es la que a continuación se cita literalmente:

Acuerdo por el cual el licenciante o merchandiser autoriza a un tercero la utilización de un derecho, normalmente de propiedad industrial o intelectual, para distinguir unos productos o servicios determinados en un contexto limitado. 

Por tanto, dicho acuerdo suscrito entre las partes puede ser analizado desde las mismas, en tanto en cuanto la primera, conocida con el término merchandiser, es quien quiere explotar los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como los derechos de imagen de los que es titular, siendo el licenciatario quien obtiene un rédito económico o de otra tipología a cambio.

CONTRATO DE MERCHANDISING: SU NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. 

 

El contrato de merchandising es de naturaleza mercantil y ello por cuanto una de las partes de la persona jurídica – empresario – quien fabrica y distribuye los productos y servicios, siendo la otra parte quien cede la utilización de los derechos sobre una imagen, nombre comercial, imagen…

Adicionalmente, se trata de un contrato atípico ya que no encuentra regulación alguna a nivel nacional, teniendo que aplicarse de manera subsidiaria, el artículo 1.255 del Código Civil, esto es, el principio de autonomía de las partes. No obstante, lo anterior, también resultan de aplicación otras normativas relativas a la licencia de marcas, de derechos de propiedad intelectual, cesión de derechos de imagen… así como a otras normas imperativas que resulten de aplicación.

Al tratarse de un contrato en el que se produce un intercambio a cambio de un rédito económico, también conocido como canon, adquiere la naturaleza y característica de ser un acuerdo oneroso. También, y dado que genera obligaciones para ambas partes, se trata de un contrato sinalagmático.

En concreto, es el merchandiserquien autoriza la utilización de concretos derechos en determinadas condiciones, siendo el tercero el autorizado, quien a su vez se compromete al desarrollo de la explotación de acuerdo con las estipulaciones pactadas en contrato.

Resulta interesante recalcar, que, en reiteradas ocasiones una de las partes es quien redacta el contrato en su totalidad, incluido el clausulado, de tal forma que la otra parte no tiene posibilidad alguna de negociación, lo que habitualmente sucede en la industria cinematográfica y del gaming, por lo que en muchas ocasiones este contrato pasa a ser considerado como de adhesión.

¿QUÉ TIPOLOGÍAS EXISTEN DEL CONTRATO DE MERCHANDISING?

Existen distintas modalidades de contrato de merchandising. Sin embargo, esta tipología depende, entre otros puntos, del derecho que se pretende explotar y autorizar, así como del bien sobre el que recaiga el derecho.

Concretamente, debe atenderse a lo que se ceda:

  • La utilización de la marca es conocido como merchandisingde marca.
  • El uso de derechos de imagen de una persona, esto es, personalitymerchandising.
  • El uso de los derechos sobre personajes de ficción, es decir,

Las modalidades del contrato de merchandising también pueden venir definidas por el objeto, si bien es cierto que todos ellos deben contar con unas características esenciales comunes como son:

  • En cierto sentido, el objeto del contrato ya sea una marca, la imagen de un jugador de fútbol o un personaje de ficción, servirá para identificar los bienes o servicios en el mercado (igual que la marca). Seguro que has oído hablar de ella: la carpeta de Hello Kitty, la mochila dePikachu, etc.
  • Estos son los derechos que son conocidos por la mayoría del público, ya sea una marca conocida, un personaje ficticio conocido o una persona relacionada. Como lo que se busca es la venta de productos por lo demás distintos, es necesario que se conozcan bien las leyes que los distinguen. Los consumidores obtendrán un producto o servicio porque está relacionado con algo que es bien conocido.

Echemos un vistazo más de cerca a cada contrato.

EL CONTRATO DE MERCHANDISING SOBRE MARCAS.

 

A primera vista, considerando la definición de contrato de compraventa de bienes, y considerando que el objeto de la cesión es una marca, podríamos pensar que dicho contrato no es diferente de un contrato de licencia de marca.

Sin embargo, lo cierto es que existe una diferencia sutil, pero a la vez esencial entre ambos.

Mientras que un acuerdo de licencia de marca le otorga el derecho de usarla en su producto o servicio registrado, un acuerdo de venta de marca le autoriza a usarla en relación con su producto o servicio registrado.

Supreme es un claro ejemplo de marketing de marca. Hace ropa que vende bajo su marca, pero además tiene una política de ventas muy fuerte. Por lo tanto, la marca Supreme se puede ver en muchos artículos diferentes. Sin embargo, esto facilita la aparición de falsificaciones.

Hablamos de una marca (diferente por su naturaleza) y también famosa por ser popular y conocida por el público. Esta será la declaración clave, por lo que los contratos de venta en general, y los contratos de marca en particular, tienen sentido: agregar una marca reconocida que agrega valor al producto que la contiene, no el objeto de cualquier producto que se registre.

Si recordamos, el contrato de mercancías no está sujeto a la ley española, es un contrato atípico. En el caso de promoción de marca, las disposiciones sobre licencia de marca pueden aplicarse por analogía, complementadas con las disposiciones de las partes interesadas según su propio criterio.

EL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING.

 

Algunos ven el contrato como parte del marketing de personas o persona marketing, mientras que otros lo ven como un modelo autónomo. En este último caso, se puede considerar que las ventas de personajes se refieren únicamente a personajes de ficción.

Hablando de venta de personalidad, en este caso el objeto del contrato es el derecho a la propia imagen. En España, está reconocido constitucionalmente y desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, ya la propia imagen.

El artículo 7.6 de la Ley establece que el uso del nombre, la voz o la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o similares se considerará una injerencia ilícita. No obstante, lo anterior, tal y como expresa el art. 2.2, no se apreciará intromisión ilegítima cuando exista consentimiento expreso del titular.

Esto es el eje central sobre la que descansaría el personalitymerchandising (la posibilidad de ceder los derechos de imagen, voz, nombre…) junto con la popularidad de la persona.

Como ya se mencionó en publicaciones previas, esta modalidad tuvo gran aceptación, por ejemplo, durante los años 50, en EE.UU., cuando grandes personalidades como políticos o deportistas prestaron su imagen para una infinidad de productos o servicios.

Dicha cesión se instrumentará a través de una licencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con la licencia de marcas, la cesión de derechos de imagen no está regulada como tal en nuestro país.

EL CONTRATO DE CHARACTER MERCHANDISING

 

Otro de los contratos ahora desarrollados es el que a continuación se reseña, esto es, el de carácter merchandising, el cual tiene una especial relevancia, ya que es uno de los más usados, en la práctica diaria.

Una de las definiciones más utilizadas para esta modalidad es la que lo entiende como el contrato mediante el cual el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una obra autoriza al uso de dicha obra para diferenciar bienes o servicios en el mercado.

Así, por ejemplo, podemos encontrar una libreta con algunos cuadros famosos en su portada (siempre que los derechos de titular sigan vigentes).

Por otro lado, se entiende por contrato de compraventa de personajes, en particular un contrato en el que el titular de la propiedad intelectual de un personaje ficticio autoriza el uso de una imagen de dicho personaje para determinados bienes y servicios.

Por ello, el dueño de los derechos de Pikachu cedió su imagen, como por ejemplo incorporarlo a un juego de papeles.

Hay que decir que la protección de los derechos de autor que se otorga a los personajes de ficción, independientemente de la obra en la que aparezcan, es un tema para el que no existe una respuesta pacífica. Algunos personajes disfrutarán de esta protección, mientras que otros no.

Para ello, es necesario asegurarse de que sea una expresión original de la libertad creativa del autor. Esto pone de manifiesto que lo importante no es que el personaje no haya sido visto o no sea nuevo, sino que la expresión corresponda al carácter libre y creativo de su autor.

Los derechos de propiedad intelectual pueden ser transmitidos a través del contrato de edición, mediante el cual el titular de los derechos cede al editor el derecho de reproducción y distribución sobre la obra. Dada la similitud con el acuerdo de merchandising de personajes, la regulación del contrato de edición podría ser aplicable al carácter merchandising.

CLÁUSULAS HABITUALES EN LOS ACUERDOS DE MERCHANDISING

MERCHANDISING

Antes de entrar a valorar cláusula por cláusula, es necesario mencionar que en el acuerdo que se vaya a suscribir debe estar establecido el lugar y la fecha en el mismo, así como las partes y, para el caso en el que sea mediante representante legal, adjuntarse el poder especial para ello.

Debe reconocerse de manera mutua y recíproca la capacidad de contratar y obligarse y, posteriormente ya redactarse las estipulaciones del contrato.

  1. a) Delimitación del objeto del contrato.-

Es clave delimitar con claridad cuál es el objeto del contrato. En el caso del merchandising demarca sería recomendable, hacer constar los datos registrales de la marca (número de registro, clases de productos o servicios para los que está registrado, etc.).

En relación con una marca, es especialmente relevante conocer los productos para los que la marca ha sido registrada. Si la autorización es para el uso en relación con esos productos o servicios, estaremos ante un contrato de licencia de marca y no ante un contrato de merchandising de marca.

En relación con lo anterior se encuentra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 08 de Noviembre de 2022 la cual señala que: “El objeto del contrato puede tener diversas actividades o puede incidir sobre distintos ámbitos: sobre el producto, mediante la creación o modificación de su diseño industrial, o en la fabricación, distribución y comercialización del producto; sobre la forma de presentación del producto (envases, embalajes, envoltorios, etc.); sobre el lugar de presentación del producto, encaminado a determinar el puesto de venta en grandes almacenes, hipermercados, etc. en condiciones de presentación y colocación que lo hagan especialmente atractivo y diferenciado de los demás productos más o menos afines”.

En el caso del personalitymerchandising, hemos visto que son distintas facultades las que pueden cederse siendo, la principal, la imagen. Pero, también puede ser que hablemos de la voz, el nombre, etc.

  1. b) Extensión de la cesión.-

Hablamos de extensión temporal, territorial, en exclusiva o no, para qué productos o servicios… respecto de las tres modalidades que hemos visto.

Es importante entender que, por ejemplo, las marcas son derechos territoriales, es decir, sólo tienen efectos en el territorio en el que han sido registradas. La Ley de Marcas indica, además, que la exclusividad debe pactarse expresamente. En caso de no decir nada, la licencia se considera no exclusiva.

  1. c) Control de la calidad de los productos o servicios.-, con el objetivo de evitar perjuicios.
  2. d) Posibilidad o no del licenciatario de conceder sublicencias.-
  3. e) Causas de extinción del contrato, casos de fuerza mayor, etc.-
  4. f) Información y confidencialidad.-Habitualmente las empresas suelen informar sobre los datos tras el correspondiente desarrollo de las investigaciones y el estudio de mercado, por lo que para preservar la confidencialidad de lo trasladado, es habitual que se firmen Non DisclousureAgreements (también conocidos como NDA).
  5. g) Retribución.-Asimismo, es importante precisar cuál va a ser el precio. El pago debe estar convenido en el contrato, tanto la cantidad como la forma en la que se efectúe.
  6. h) Prohibición de competencia.- En muchas ocasiones no sólo se establece una prohibición de competencia durante la vigencia del acuerdo, sino también a posteriori, durante un periodo determinado entre las partes.
  7. i) Gastos e impuesto.-Los gastos e impuestos que se devenguen como motivo de la ejecución del contrato serán de cuenta y cargo de una de las partes.-

Por último y, con la finalidad de evitar posibles controversias jurídicas debe especificarse el domicilio a efecto de notificaciones, así como la legislación aplicable (esto es, al tener naturaleza mercantil se regirá por lo previsto tanto por el Código de Comercio como por el Código Civil – tal y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 30 de Diciembre de 2000

«La falta de regulación positiva de esta figura hace que su régimen jurídico resulte de lo pactado por las partes, al amparo de la libertad de contratación consagrada en el art. 1255 CC, y, en defecto de pacto, habrá de estarse a las normas que regulen la modalidad contractual que, en cada caso, más pueda adecuarse a la naturaleza de las obligaciones asumidas por las partes. Incluso, se debe mencionar la jurisdicción competente.

ALGUNAS CONCLUSIONES

 

La elaboración de un contrato para el llamado merchandising es lo que realmente da cierto carácter de seriedad y transparencia para las partes involucradas. Es decir, los productores de películas y videojuegos se comprometen en exponer la marca en determinados momentos, y la empresa debe cancelar el precio de la publicidad.

Los contratos no distan mucho de lo que son los contratos para la publicidad en radio, televisión o incluso internet. Realmente, se está realizando lo mismo que es el promocionar una determinada marca ante un público masivo para mejorar las ventas.

Lo más recomendable, es que el contrato, sea cual sea su tipología, nunca falte, pues se estaría dejando a la ligera un acuerdo comercial, lo que podría conllevar a desacuerdos y reclamaciones. Lo más recomendable es dejar todo por escrito y muy bien establecido antes de que la publicidad se haga pública.

Al final toda actividad comercial debe tener un respaldo que sea garante del acuerdo que se está llevando a cabo. Incluso, lo mejor es que ese contrato, antes de ser firmado, sea revisado por un abogado especialista en el área comercial.

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